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《商标法》第十九条第四款的理解与适用——评第16676428号“一只酸奶牛”商标无效宣告案

阅读:52   发布时间:2021-04-08 11:46:33   

一、基本案情

成都离岸商务服务中心(即本案原被申请人)于201549日申请了第16676428号“一只酸奶牛”商标(下称争议商标),指定使用在第43类备办宴席、咖啡馆等服务上,经初步审定并公告后,本案申请人在法定期限内提出异议申请,2017928日原国家工商行政管理总局商标局裁定申请人所提异议理由不成立,争议商标准予注册,原被申请人于20171211日向原国家工商行政管理总局商标局提出争议商标转让申请,2018420日经核准转让给梁英(即本案现被申请人)。

申请人以原被申请人营业执照的经营范围中包含“知识产权代理服务”,但争议商标指定使用的服务不属于“商标代理”服务所属群组;争议商标是以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响力的商标;争议商标的注册已经造成市场秩序的紊乱,致使真正权利人受到损害为由,根据《商标法》第七条、第十九条第四款、第三十二条、第四十五条第一款的规定,提出争议商标无效宣告请求。最终原国家工商行政管理总局商标评审委员会认定争议商标的注册已构成《商标法》第十九条第四款所指情形,予以宣告无效。


二、案件解析

本案中,原被申请人于2015年4月9日向商标局申请注册争议商标,原被申请人成立于2007年11月7日经营范围包括“知识产权代理服务”。2017年12月20日出资方式变更后,其经营范围删除了“知识产权代理服务”。

申请人于2017年10月17日对争议商标提出无效宣告请求,原被申请人于2017年12月11日向商标局提出争议商标的转让申请,2017年12月20日经成都市锦江区市场和质量监督管理局核准进行出资方式变更后,其经营范围中删除了“知识产权代理服务”。2018年4月20日经商标局核准,争议商标由原被申请人转让至现被申请人。

根据《商标法实施条例》第八十四条的规定,《商标法》所称商标代理机构,包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。具体到本案,争议商标自2015年4月9日申请注册之日至2017年12月20日变更经营范围之时一直属于原被申请人所有,原被申请人企业经营范围涉及“知识产权代理服务”,而商标代理属于知识产权代理服务。因此,原被申请人主体应属于“经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构”的范畴。争议商标并非指定使用在知识产权代理服务上。故原被申请人申请注册争议商标的行为已构成《商标法》第十九条第四款所指情形。


三、典型意义及评析

2019年4月23日,全国人民代表大会常务委员会通过了对《中华人民共和国商标法》作出修改的决定,新增了“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标。”涉及本案具体情况,注册时申请主体执照服务内容包含“知识产权代理服务”,经过转让仍不能改变其申请时的恶意。否则将使《商标法》第十九条第四款防止商标代理机构恶意抢注、维护商标注册秩序的立法目的落空。

2019年4月24日北京市高级人民法院发布了商标授权确权行政案件审理指南,其中关于现行《商标法》第十九条第四款之规定,北京市高级人民法院从“商标代理机构的认定”“商标代理业务的认定”“诉争商标的转让不影响主体的认定”“诉争商标申请注册范围的确定”四个方面进行了详细的解读。其中14.【诉争商标的转让不影响主体的认定】商标评审程序中,诉争商标从商标代理机构转让至非商标代理机构名下的,可以使用商标法第十九条第四款的规定进行审理。

上述案例中商标代理机构性质认定的关键点在于商标申请注册时的营业范围和备案信息是否包括“商标代理”业务,营业范围中若已经包含“商标代理”,是否备案不影响“商标代理”的认定,而且若商标申请注册时的营业范围中包括“商标代理”服务,后续的营业执照和备案登记的变更也不能改变“商标代理机构”性质的认定。商标核准注册的时间是适用2001年《商标法》和2014年《商标法》的分界线,也是认定“商标代理机构”的关键。

因此,笔者认为,一般企业(非商标代理机构)在申请执照设定营业范围时,应注意避免“知识产权代理服务”等相关服务的添加,以免商标注册申请时受限,造成不必要的损失,因商标注册时,针对“知识产权代理服务”等相关服务的审查较为严格,即便后期删除了“知识产权代理服务”等相关服务依旧不能改变驳回的结局。


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