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从“澳门豆捞”案看通用名称的认定标准

阅读:193   发布时间:2017-12-01 09:33:55   

一、案情简介

浙江凯旋门澳门豆捞控股集团公司(以下简称凯旋门公司)是一家以经营海鲜火锅等餐饮服务为主的集团公司, 2009年11月3日,浙江凯旋门公司向国家工商总局商标局申请注册其“澳门豆捞”及图商标,于2012年7月7日被核准注册,核定使用于第四十三类服务上。 2014年5月19日,河南零叁柒壹公司向国家工商总局商标评审委员会(下称商标评审委员会)提出该商标的无效宣告请求。

商标评审委员会经审理后裁定,诉争商标予以维持。零叁柒壹公司不服该裁定,向北京知识产权法院提起诉讼,请求撤销该裁定,北京知识产权法院结合2009年北京高级人民法院的行政诉讼终审判决第502号判决,认为“豆捞”是流行于港澳地区的一种海鲜火锅的简称,即便加上限定语“澳门”,依然未实质上取得有别于该类餐饮服务内容的其他含义,故仍然缺乏固有显著性,判决撤销商标评审委员会的裁定,责令其针对诉争商标的无效宣告请求重新作出裁定。商标评审委员会和凯旋门公司不服北京知识产权法院的判决,向北京高级人民法院提起上诉,北京高级人民法院认为,鉴于第502号判决及凯旋门公司自己的宣传文章,“澳门豆捞”确系餐饮行业的通用名称。诉争商标的类似凯旋门的图形部分在整个商标中所占比例较小,整体感觉较为抽象,仅凭该凯旋门图形尚不足以使相关公众将其与作为餐饮行业通用名称的“澳门豆捞”相区别,无法通过该图形将凯旋门公司提供的“澳门豆捞”服务与其他餐饮服务者提供的“澳门豆捞”区分开,因而不具有显著性,但在其他9项服务上具有显著性。最终判决:驳回上诉,维持原判。浙江凯旋门公司不服二审判决,向最高人民法院申请再审,最高人民法院经审理后认定该商标构成通用名称,最终裁定:驳回浙江凯旋门公司的再审申请。最后商标评审委员会重新作出撤销该商标的裁定,案件进入第二轮行政诉讼中。

通过对该案的梳理,结合法院的审理情况,笔者认为本案的主要争议焦点为:“澳门豆捞”及图的组合商标在“餐饮服务”上使用是否构成通用名称。

二、通用名称和商标的区隔和转换

对于通用名称的概念,我国商标法和司法解释并没有定义,有学者总结为“是它所使用的产品或服务的通常名称” [1],也有学者归纳为“是相对于商品特有名称的术语” [2],还有学者认为“通用名称包括一类事物的一般称呼” [3]。但是,无论如何定义,基本是将通用名称指向商品或服务的类别。

从本质上讲,商标和通用名称都是一种符号,但从功能上讲,通用名称是用来识别商品种类之间的不同,一般认为通用名称属于社会公共资源,市场参与者皆可以公平使用,不应被赋予垄断性权利,否则会导致限制市场商业言论自由。而商标最基本的功能是区分产源,指向的是商品或服务的经营者来源。通用名称和商标之间存在着很大的差异,在市场上发挥着不同的作用,但在现实生活中两者之间却存在一定的转换关系,即相关公众基于通用名称而将某一商品或服务与特定来源联系起来,或者某一商标被普遍认为是某一商品或服务的通用名称。

因此,通用名称跟商标不是绝对化的,两者的显著性是动态变化的,随着在市场中使用,两者代表的主要商品含义会发生转换,这与相关公众获知商品信息的方式有关。通用名称和商标在市场流通中原本发挥着各自的功能,但是在这个过程中,消费者可能对两者承载的不同信息产生交叉认识,原本相互独立的两者可能会因此产生功能重叠或互换。当通用名称经过使用对相关公众而言起到了可以区分商品来源的功能时,具有一定显著性时,该通用名称就转换为了商标。

各国针对通用名称和商标的转换,特别是对是否承认通用名称可以通过使用获得显著性转换为商标的做法有所不同。例如法国明确立法肯定了通用名称可以通过使用获得显著性,而美国却严格将通用名称排除在可获得显著性的标志之外。但这并不代表美国对获得显著性的通用名称不保护,其采取严格限定通用名称认定,进而将很多标志排除在通用名称之外的方式对获得显著性的通用名称进行保护。我国采取的是直接立法承认的方式,根据我国现行《商标法》的规定,商标与通用名称之间可以实现相互转换——某类商品的通用名称经过某经营主体长期、连续地商标性使用从而获得显著性,可以获得商标注册;某商标经过多数经营主体的使用从而丧失其获得商标权的显著性基础,成为某类商品的通用名称。

在本案中,“澳门豆捞”到底是通用名称还是商标要取决于该商标使用在特色火锅餐饮服务上时,相关公众是将其指向服务种类还是指向服务提供者。因为通用名称和商标之间区分标准是相关公众的认知。而在本案中法院并没有对相关公众的认知进行判断,而是主要根据一个日期相对久远的已生效判决为主要参考因素认定“澳门豆捞”是通用名称,笔者认为这是有违通用名称的显著性是动态变化的这一特征。

另外,本案中涉案商标为组合商标。假设“澳门豆捞”被认定为通用名称,该通用名称和其他元素共同构成的组合商标是否具有显著性呢?此案中法院的认定根据主要是商标的当组合标志具备了区别服务和识别产源的基础功能时,该标志才具备显著性。学理上,有认为,判断的关键在于该组合商标是否突出名称,如果标识的主要构成是突出其识别特征分,而不是通用名称,则不用考虑通用名称的题。 [4]笔者认为,对于组合商标显著性的判断,应当首先从标志整体出发判断,不仅包括通用名称部分,还应当考察其他组成部分,考察重点突出部分,从整体上认定是否具有固有显著性。如果不具有固有显著性,再进一步考察是否具有获得显著性,能否发挥商标的识别产源的功能。

三、通用名称的认定规则

在“澳门豆捞”案件的判决中法院并没有对通用名称的认定进行全面论证,笔者认为有失妥当。浙江省高级人民法院近期就“楼鸿飞与金华市骏达箱包有限公司侵害商标权纠纷上诉案”作出了判决,该案的核心争议问题亦是对通用名称的认定,法院主要依据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》( 2017)(以下简称《授权确权规定》)第十条进行论证。笔者认为,虽然《授权确权规定》第十条详细规定了通用名称的认定,但这一规定主要是针对商标授权确权行政案件,在商标侵权案件中只能作为认定参考。 [5]不仅如此,即使在商标确权案件中也存在无效宣告和申请撤销两种情形,其对于通用名称的认定依然存在区别。综上,笔者认为不仅需要归纳总结通用名称认定的一般规则,还有必要说明在商标确权案件中和商标侵权纠纷案件中对通用名称认定的不同。

(一)通用名称的认定标准

《授权确权规定》第十条规定,“依据法律规定或者国家标准、行业标准属于商品通用名称的,应当认定为通用名称。相关公众普遍认为某一名称能够指代一类商品的,应当认定为约定俗成的通用名称。被专业工具书、词典等列为商品名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。”因此,通用名称的认定标准分为两类:一种是法定的通用名称,一种是约定俗成的通用名称。从条文上理解,这两个标准的认定顺序似乎有先后,首先认定是否为法定的通用名称,在不满足法定的标准时再判断是否构成约定俗成的通用名称。但笔者认为不应当这样机械地判断,因为这两个标准之间可能存在冲突——一个名称虽然作为国家标准或者行业标准的通用名称,但相关公众并不普遍认为其能够指代一类商品,此时就应该以相关公众的判断为准,而放弃国家标准或行业标准的认定, [6]因为法定标准虽然更具有权威性和规范性,但同时也有一定的僵化性和滞后性。所以笔者认为,确定通用名称的认定主体是关键。

(二)通用名称的认定主体

《授权确权规定》第十条规定,“约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。”《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条规定,“商标法所称相关公众,是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”由此可见,相关公众包含了消费者和经营者的集合群体,但笔者认为,根据商标法的立法意旨和国际上的通常做法,消费者应当是最重要的认定主体,当消费和其他经营者之间的认知产生冲突时,仍然应当以消费者的心理感知为准。

美国联邦巡回上述法院认为,“关于公众对涉案词语理解,可以借由任何符合要求的来源,比如购买人的证明、消费者调查等。” [7]事实上在美国,无论是司法实践中,还是学术理论界,都非常重视消费者调查,麦卡锡教授甚至指出,消费者调查在有关通用名称的诉讼中几乎是不可或缺的证据。 [8]但当前在我国由于缺乏权威的调查机构,消费者调查报告在司法审判中的作用很弱。法官的一般做法是,模拟一个虚构的购物环境,将自己假想为一名消费者,然后判断该名称是否构成一个商品或者一类服务的通用名称。这就导致认定过程具有很强的主观色彩。

(三)通用名称的认定地域

笔者认为,对于通用名称认定主体的认定,还需要结合考虑地域范围,因为只有在确定的地域范围内的相关公众的认知才是有效的认知。《授权确权规定》第十条规定,“约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,人民法院可以认定为通用名称。”由此可见,对于通用名称的认定范围应当以全国范围为准,但对于有地域性特点的商品,则应当以特定区域范围作为认定标准。笔者认为,这种区分具有十分重大的意义:一方面,如果以全国范围为标准,则该商标被认定为通用名称的可能性降低,但一旦被认定为通用名称,则可能导致全国范围内的侵权不成立[9];另一方面,如果以特定区域为标准,则被认定为通用名称的概率升高,从而使被告的通用名称抗辩很可能成立。 [10]

结合本案,还有一点需要注意,法院没有明确说明是依据全国范围还是依据特定范围来认定“澳门豆捞”属于通用名称,只是在判决书中阐述“‘豆捞’是人们对当今流行于港澳地区的海鲜火锅的简称”,却没有具体说明“人们”指的是哪个群体。如果是以全国范围为标准,却没有论证全国范围内的相关公众认为“豆捞”属于一类火锅的简称。 [11]如果以特定地域即港澳地区为认定标准,也没有直接说明“豆捞”流行于港澳,并且港澳地区的相关公众都认为“豆捞”指代的海鲜火锅类餐饮服务。另一角度,如果“豆捞”起源于港澳地区,但现在并不在港澳地区流行,而只在江浙地区流行,那应当如何认定,以全国范围还是以特定范围,如果是特定范围,以港澳地区还是以江浙地区?笔者认为,如果在这样的事实之下,则不应当认定“豆捞”是一种相关市场固定的服务,而应当以全国范围为标准,然后根据全国范围的相关公众的认知,判断是否构成一种通用名称。

(四)通用名称的认定时间

《授权确权规定》第十条规定,“判断诉争商标是否属于通用名称,一般以商标申请日时的实施状态为准。核准注册时实施状态发生变化的,以核准注册时的实施状态判断其是否属于通用名称。”因此,在商标确权案件中,认定通用名称的时间标准为:申请日为准,核准注册时有变化的,以核准注册时为准。 [12]笔者认为立法者基于商标动态的发展过程如此规定是合理的。但需要注意,商标的撤销程序依然属于商标的确权程序,而某商标一旦被认定为通用名称,则很可能被申请撤销。此时被申请撤销的商标,不能发挥商标最基本的识别产源的功能,这不仅会妨碍其他竞争者的商业言论自由,还会增加消费者的购物选择成本,与商标法的立法意旨相违背。但笔者认为,在商标的撤销程序中,对通用名称的认定不应该依据申请时,或者核准注册时,而应当根据审理时。正因为商标动态的发展特点,在确定商标是否应当被撤销时,应当基于审理时的客观状态。同理,在商标侵权案件中认定通用名称,依然需要以审理时的事实状态作为判断的时间依据。 [13]

四、结论

“澳门豆捞”案涉及商标多,争论焦点覆盖面广,但主要包含通用名称的认定。笔者认为,认定通用名称关系着商标权人利益和公共利益,一旦相关商标被认定为通用名称将使权利人遭受无法弥补的损失,所以在判断是否构成通用名称时要根据具体客观事实,具体认定规则中的相关主体、地域范围、时间点等因素严格客观认定。认定过程中虽然可以参考判决先例,但是仍应当以“相关公众的认知”这一判断标准为核心。


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